律师费包括二次上诉吗(美国联邦巡回上诉法院澄清故意侵权、惩罚性赔偿、律师费承担标准)

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来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:郭小俊，中国国际贸易促进委员会专利商标局

原标题:美国联邦巡回上诉法院明确故意侵权、惩罚性赔偿和诉讼费标准

在本案中，美国联邦巡回上诉法院明确指出，故意侵权和惩罚性赔偿适用不同的标准，而后者设定的门槛高于前者，而故意侵权只是惩罚性赔偿的构成要件之一。此外，法院综合考虑各种事实，确定是否由一方承担胜诉方的律师费。该案对于我国准确适用法律和司法解释的规定判给惩罚性赔偿和律师费具有重要的借鉴意义。

2021年9月28日，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)对SRI int 'l .，Inc .诉思科系统公司一案作出判决。，Inc .(以下简称“Sri案”或“本案”)，具体明确了专利故意侵权、惩罚性赔偿和胜诉方诉讼费的审查标准。

一.对案件的审查

SRI案的发展一波三折。涉及的专利是美国专利。名称为“网络监控”的美国专利6，711，615和美国专利。第6，484，203号，标题分别为“分级事件监控和分析”。经过对专利有效性、侵权、故意侵权和损害赔偿的审理，陪审团认定思科公司的产品侵犯了涉案专利的部分权利要求，判决赔偿2300多万美元，认定思科公司故意侵权成立。

针对上述裁决，思科要求做出无故意侵权(JMOL)的法律判决，而SRI要求支付诉讼费和惩罚性赔偿。地区法院维持了陪审团对故意侵权的判决，并责令思科支付SRI律师费和相关费用(统称为“律师费”)以及两倍的惩罚性赔偿。思科提起上诉。

在一审中，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的判决(即拒绝作出无故意侵权的法律判决)，并将案件发回地区法院，请求审查以下判决是否有充分的证据支持:思科在了解涉案专利后的故意侵权、惩罚性赔偿以及基于故意侵权的诉讼费。在这次审判中，上诉法院似乎对故意侵权的判定提出了比以往案件更高的标准。

重审后，地区法院认为没有实质性证据支持陪审团的故意侵权决定，但维持了要求思科支付律师费的原判。SRI提出上诉。与此同时，思科还对地方法院关于律师费的判决提出上诉。

在二审中，联邦巡回上诉法院认为有足够的证据支持陪审团的判决，即思科在2012年5月8日被告知涉案专利后，成立了故意侵权，因此恢复了陪审团故意侵权的判决，推翻了地区法院没有故意侵权的第二次判决。

二。故意侵权和惩罚性赔偿

(1)故意侵权

SRI案最重要的方面是明确了故意侵权的判断标准。鉴于陪审团裁定思科构成诱导侵权，上诉法院首先指出，诱导侵权的认定不一定意味着故意侵权的成立，故意侵权的判断标准与诱导侵权不同。本案中，陪审团对诱导侵权的判决没有受到质疑，思科公司对其侵权行为缺乏合理依据，抗辩无效，为陪审团在2012年5月8日后对思科公司故意侵权的判决提供了充分的证据支持。

对于故意侵权，上诉法院明确表示不打算创造更高的标准。事实上，在Haloelecs一案中提到的“肆意、恶意和不诚实”这一表述。公司诉Pulse Elecs。，Inc. (136 S. CT。1923 (2016))指的是导致惩罚性赔偿的行为，而不是认定为故意的行为。根据Eko Brands，LLC诉Adrian Rivera Maynez一案。，Inc. (946 F. 3D 1367，1378(美联储Cir。2020)，“故意”的概念只要求陪审团认定“故意”或“故意”侵权。

根据故意正确判断的标准，并考虑陪审团的裁决，上述法院最终认定，陪审团关于思科故意侵权的结论有充分证据支持。

[S2/](二)惩罚性损害赔偿

是故意惩罚性赔偿的构成要件之一，但惩罚性赔偿不一定来自故意认定。因此，地区法院可以行使自由裁量权，确定故意侵权行为是否恶劣到可以实施惩罚性赔偿。上诉法院主要考虑地区法院在作出惩罚性赔偿决定时是否滥用自由裁量权，即是否存在明显的事实错误、法律错误或明显的判决错误。

在本案中，地区法院适用了Read Corp .诉Portec，Inc(《联邦判例汇编》第970卷，第2D816页(联邦判例汇编))一案中确定的因素。CIR。1992))进行双倍惩罚性赔偿。案件中列举的考虑因素至少包括:侵权人作为诉讼一方的行为、侵权人的规模和财务状况、侵权人的伤害动机以及案件的关联性。上诉法院认为，地区法院正确地考虑了上述因素，这些因素在本案中得到了体现:思科的诉讼行为，其作为全球最大网络公司的地位，其对SRI及其商业模式的明显蔑视，以及思科在简易判决和审判中输掉所有问题。

显然，故意侵权低于惩罚性赔偿，惩罚性赔偿需要更多的故意、肆意、恶意、不诚实、故意、有意识的错误、明目张胆或盗版等不良行为。

三。法律费用

根据美国专利法第35 U.S.C. 285条，在特殊情况下，法院可以判给胜诉方合理的法律费用。所谓“特殊”案件，是指在一方当事人诉讼地位的实体优势(兼顾法律和案件事实)或案件诉讼方式的不合理上有别于其他案件的案件。

在审判过程中，地区法院发现，即使粗略地回顾一下案件记录，它也不会怀疑思科推进诉讼的方式是该法院在其司法经验中见过的最积极的方式。虽然积极捍卫客户无可厚非，甚至值得称赞，但在这种情况下，思科在几个方面越界了。思科的诉讼策略为SRI和法院创造了大量工作，其中许多是不必要的重复，不相关或无意义的。例如，直到审判前夕，思科仍然坚持19种不同的无效意见(但最终在审判中只提出了两种意见)，提出与地区法院和思科自己的内部文件对索赔的解释相反的微弱的不侵权意见，用尽了简易判决和制裁的努力，过度指定了审判中使用的证词，并主张陪审团裁决后所有可能的辩护。

地区法院认为，即使没有故意，该案件仍然是“特殊的”，有理由支持判给全额律师费，因为思科在整个案件中没有提出令人信服的事实和理由，但它仍然以不合理的方式积极推动该案件。由于地区法院没有滥用自由裁量权，上诉法院确认了地区法院关于律师费的判决。

四。结论

在本案中，美国联邦巡回上诉法院明确表示，故意侵权和惩罚性赔偿适用不同的判断标准，而后者设定的门槛高于前者，而故意侵权只是惩罚性赔偿的构成要件之一。此外，法院综合考虑各种事实，确定是否由一方承担胜诉方的律师费。

中国致力于加强知识产权保护，在相关法律和司法解释中规定了惩罚性赔偿。该案对于我国准确适用法律和司法解释的规定判给惩罚性赔偿和律师费具有重要的借鉴意义。

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作者:郭小俊，中国国际贸易促进委员会专利商标局

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