法律责任警告函怎么写(知识产权惩罚性赔偿制度（上）：适格通知警告函的认定与应对)

作者:张鹏

3月3日，最高人民法院颁布实施《关于审理侵犯知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，对惩罚性赔偿制度的法律适用具有很强的指导作用。第一条明确了惩罚性赔偿的适用条件是“被告人故意侵犯其依法享有的知识产权，情节严重”，第二条明确了程序事项，第三条、第四条规定了“故意侵权”和“情节严重”的构成要件和典型情形，第五条、第六条分别规定了知识产权惩罚性赔偿制度适用中基数和倍数的确定。对第三条的理解和适用进行了探讨，该条将“接到权利人通知、警告后继续实施侵权行为”作为“故意侵权”的典型情形之一。司法实践中构成“接到权利人通知、警告后继续实施侵权行为”，需要重点判断两个问题:权利人的通知、警告是否适当？被控侵权人在收到权利人的通知和警告后，什么样的行为构成“故意”？本文着重研究这两个现实问题。

知识产权惩罚性赔偿制度的适用要件是故意侵权和情节严重。【/S2/】3月3日，最高人民法院公布《关于审理侵犯知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称《知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释》)。以及专利法、商标法、著作权法和反不正当竞争法，规定了知识产权惩罚性赔偿制度。其适用前提是“被告故意侵犯其依法享有的知识产权，情节严重”，其中“情节严重”是客观要件，“故意侵权”是主观要件，相对更难证明。知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释进一步明确了“本解释所指的故意包括《商标法》第六十三条第一款和《反不正当竞争法》第十七条第三款规定的恶意”，从而解决了《商标法》和《不正当竞争法》中设定为“恶意侵权”的主观要件与《民法典》、《专利法》、《著作权法》中设定为“故意侵权”的主观要件之间的冲突。在今后的司法实践中，主要争议的焦点将是什么情况下才是“故意侵权”。

构成“故意侵权”的典型情形之一是在收到权利人的警告后继续侵权。关于“故意侵权”的认定，《知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释》第三条第一款规定，对于知识产权故意侵权行为的认定，人民法院应当综合考虑被侵权知识产权的客体类型、权利状态以及相关产品的知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。《知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释》第三条第二款进一步列举了构成“故意侵权”的典型情形，即:“(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后，继续实施侵权行为的；(2)被告或其法定代表人或管理人是原告或利害关系人的法定代表人、管理人或实际控制人；(3)被告与原告或利害关系人之间存在劳务、服务、合作、许可、经销、代理、代表关系，接触过被侵权的知识产权；(4)被告与原告或利害关系人有业务往来，或为订立合同进行过磋商等。，并已接触到被侵犯的知识产权；(5)被告实施了盗版或假冒注册商标行为；(六)其他可以认定为故意的情形。”

其中，情形(2)至(4)较为具体[1]，通过侵权人与权利人之间的特定联系认定侵权人具有主观故意，相当于用客观情况证明主观心态，相对容易操作。第(5)项主要考虑相应行为的主观故意程度，第(6)项为自下而上条款，包括近似商标申请被驳回，推定其知晓注册商标[2]的情形。第一种情况，实践中广泛使用，涉及“被告经原告或利害关系人警告后继续实施侵权行为”。这种情况的构成要件包括两个方面:权利人发出适当的“通知和警告”，被控侵权人收到权利人的通知和警告后未采取适当行动。本文着重分析这两个要素。

1。什么是合格的权利人通知警示？

一般来说，侵权警告通知书，英文中俗称“停止与终止函”，是权利人在遭遇或即将遭遇知识产权侵权时采取的一种自救方式。当主要权利人(包括利害关系人)发现其专利权被侵犯的现象或即将被侵犯的现象时[3]，自行或通过律师发出警告函或发布广告。因此，一封恰当的专利侵权警告信，关键在于它具有明确的效力意思，使发出者知道并知晓其行为构成侵权的事实。相应地，一份合适的专利侵权警告信的构成要素包括签发人享有的权利、侵权嫌疑人的侵权行为以及对侵权嫌疑人的索赔。

【/s2/】首先，侵权警告信要写明寄件人享有的权利。要使发送人知道并知晓其行为构成侵权的事实，首先需要发送人知道并知晓专利权人或者利害关系人享有的权利。因此，侵权警告信应当明确给出专利权人享有的专利权的基本信息。例如，在日本某有限公司(以下简称“某公司”)与石家庄某汽车有限公司之间的[4]一案中，某公司在提起确认不侵权的诉讼和专利侵权赔偿诉讼前后发出的警告函均注明了其专利权的专利号及相关信息，符合本构成要件的要求。在A公司于2003年9月18日、20日、22日、24日、29日发出的警告函中，明确记载了“我公司认为诺布尔S-RV实际侵犯了我公司在中国的外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9”，注明了专利权人享有的专利权的信息。2004年1月9日，某公司向石家庄某汽车有限公司12家经销商发出警示函，明确记载“某公司在中国享有外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9”，注明专利权人享有的专利权信息。

【/s2/】其次，侵权警告函要写明涉嫌侵权人的侵权行为。在侵权警告函中，应说明行为的对象、性质和内容。以上述某公司与石家庄某汽车公司确认不侵权及损害赔偿纠纷案为例，A公司在提起确认不侵权诉讼和专利侵权损害赔偿诉讼前后发出的警示函中，明确写明了其展示/销售的Noble S-RV轿车侵犯了外观设计专利权的信息。在A公司于2003年9月18日、20日、22日、24日、29日发出的警告信中，明确记载“我公司确认贵公司正在展示/销售石家庄某汽车公司生产的Noble S-RV轿车。…………如果贵公司销售此车，将构成侵犯外观设计专利权”，说明了发送方侵权的性质和内容。2004年1月9日，A公司向石家庄某汽车有限公司12家经销商发出警告函，明确记载了“贵公司销售赖宝S-RV轿车的行为构成侵犯上述外观设计专利权”的内容，写明了发信人侵权行为的性质和内容。特别是对卖家发出的通知和警告信要更加明确。例如，在最高人民法院知识产权庭[5]的一起实用新型专利纠纷的二审民事判决书中，认为“本案权利人就其享有的专利权在全国范围内提起了大量的侵权诉讼，其中大部分是终端销售者，而这些销售者多为以个体工商户为主的零售商和权利人。

最后，专利侵权警告信应该具体说明被控侵权人的主张。例如，在甲公司与石家庄双环汽车有限公司确认不侵权及损害赔偿纠纷的情况下，在2003年9月18日、20日、22日、24日、29日发出的警告函中，要求立即停止销售来宝S-RV并给予书面答复。相对而言，在2004年1月9日发给石家庄某汽车有限公司12家经销商的警告函中，仅描述了其销售Noble S-RV轿车的行为侵犯了外观设计专利权，并未明确表示进一步索赔，也未指出应停止侵权行为或采取其他措施。因此，从这个意义上说，2004年1月9日，A公司向石家庄某汽车有限公司的12家经销商发送了警告函，对被控侵权人缺乏意见，使发送方不清楚其行为的效果和意义构成侵权事实，不构成适当的专利侵权警告函。

综上所述，专利侵权警告函的基本属性是专利侵权的自助方式，专利侵权警告函的根本属性是意思表示。判断是否有通过自助方式制止侵权的明确表示，核心在于是否具有使发送者知道并知晓其行为构成侵权的事实的效果意思。一份适当的专利侵权警告信的构成要件包括:签发人享有的权利、侵权嫌疑人的侵权行为、向侵权嫌疑人索赔。

2。被控侵权人收到权利人的通知和警告后，该怎么办？

从收到《合格通知书》警告函的被控侵权人的角度来看，没有征求并遵循有能力的律师的意见是构成故意侵权的关键因素。适用知识产权惩罚性赔偿制度的第一种情形“被告经原告或者利害关系人通知、警告后继续实施侵权行为”包括两个方面:权利人发出适当的通知、警告，被控侵权人收到权利人的通知、警告后未采取适当行动，然后讨论第二个方面，即被控侵权人收到权利人的通知、警告后未采取适当行动。另一方面，被控侵权人在收到权利人的通知和警告后该怎么办，如何避免被适用惩罚性赔偿？这个问题需要回到知识产权侵权惩罚性赔偿的适用条件之一“故意侵权”。但是，意思表示是一种心理状态，需要通过当事人的行为来判断。如果被控侵权人不知道专利的存在，不能认定为故意侵权，这是认定故意侵权的最低门槛；如果被控侵权人明知专利的存在，有采取相应措施避免专利侵权的法律责任，这是认定故意侵权的较高标准[6]。

一般来说，根据更高的故意侵权认定标准，民事主体在收到律师函或侵权警告函时，有尊重权利人知识产权的责任，这种尊重通常表现在寻求和遵循律师意见上。因此，就法律实践而言，通过被控侵权人的行为来发现其故意的主观心态，即是否寻求并遵循有能力的律师的意见，是常见的。换句话说，没有征求并遵循有能力的律师的意见，才是构成故意侵权的关键因素。

一方面，民事主体在收到权利人的律师函或警示函时，有寻求并遵循律师意见的义务。在美国水下设备公司诉Morrison-knudsen Co .，Inc. [7]一案中，美国联邦巡回上诉法院指出，当民事主体收到权利人的警告信或律师函时，负有积极注意义务以确定其行为是否构成侵权的人可以寻求律师的意见并予以遵守。及时回复专利权人发出的警告函或律师函，可以使被控侵权人不构成故意侵权，从而不承担惩罚性赔偿[8]。本案中，被控侵权人的内部法律顾问在查询后提供了被控侵权人无需向专利权人支付专利许可费的意见。被控侵权人的内部法律顾问认为涉案专利很有可能被宣告无效，并强调“近年来，近80%次声称被侵权的专利被宣告无效”。被告侵权人拒绝支付相应的专利许可费。在专利侵权诉讼中，被控侵权人主张对律师意见有良好的信赖，不构成侵权故意。美国联邦巡回上诉法院认为，在收到专利权人的警告信或律师函后，被控侵权人有确定其行为是否构成侵权的积极义务，这种积极义务包括在任何可能的侵权行为开始之前寻求并获得律师的适当法律建议的义务。本案中，被控侵权人的内部法律顾问对现有技术进行了检索，但并未获取或分析该专利在专利侵权行为发生前的审查历史，其法律意见书仅有关于专利权效力和侵权判定的无支持的结论性陈述。同时，被控侵权人明知本法律意见书来自其内部法律顾问，其内部法律顾问不具备专利代理资格。所以这份内部法律意见书不是合格的法律意见书，被控侵权人构成故意侵权。

我国的法律实践给予了指导，在收到合格告知的警示函后，应当有采取相应行动的义务。如最高人民法院知识产权庭在天津比德文科技有限公司、上海欧文斯工业设计有限公司[9]二审民事判决书中指出，“欧文斯公司早在2019年5月就与无锡比德文动力科技有限公司员工联系，告知其涉案电动车涉嫌侵犯欧文斯公司专利权，但无锡比德文动力科技有限公司以供应商有相应为由，无视欧文斯公司的侵权警告无锡比德文动力科技有限公司、比德文公司同属于比德文控股集团有限公司，比德文公司在明知关联公司收到欧文斯公司侵权警告的情况下，仍继续生产销售涉案电动车。主观上存在恶意侵权。”

另一方面，也有个别案件即使没有征求并遵循主管律师的意见，也不构成故意侵权，也有个别案件即使征求并遵循了主管律师的意见，仍然构成故意侵权。首先，对于不征求并遵循主管律师意见而不构成故意侵权的个别案件，虽然不征求并遵循主管律师意见是构成故意侵权的关键因素，但它只是构成故意侵权的因素之一。如美国原始公司诉詹金斯食品公司案[10]，美国联邦巡回上诉法院不考虑故意侵权，指出故意侵权要结合整体情况综合判断。被控侵权人在专利被授予后并未就是否构成侵权征求律师意见，但被控侵权人为了避免侵权改变了自己的生产制度，专利权人在提起诉讼前并未向被控侵权人提出侵权指控。再如，在King Instrument Corp诉Otari Corp案[11]中，被控侵权人虽未征求律师意见，但查看了专利权人的早期产品并提交了专利权人的专利改进申请，积极参与专利许可谈判，均表明被控侵权人有避免专利诉讼的意愿。其次，尽管征求并遵循了主管律师的意见，但仍构成故意侵权的个案。如果被控侵权人寻求并取得了合格的律师意见，指出专利权无效或不构成侵权，那么法院通常认定没有主观故意；如果被控侵权人没有完全能力，没有完全听从律师的意见，应当认定为主观故意。但在故意抄袭、隐瞒侵权等情况下。，即使征求并遵循了有能力的律师的意见，仍应认定为主观故意。

综上所述，虽然有个别案件即使没有征求并遵循主管律师的意见也不构成故意侵权，也有个别案件即使征求并遵循了主管律师的意见仍构成故意侵权，但从收到适格通知书警告函的被控侵权人的角度来看，没有征求并遵循主管律师的意见才是构成故意侵权的关键因素。回到“收到权利人的通知和警告后该怎么办”的问题上，应及时征求并遵循有能力的律师的意见，避免被认定构成故意侵权，从而使用惩罚性赔偿。

[注意]

[1]第(3)项对被告与原告或者利害关系人有特定关系，接触过被侵权的知识产权的情形更加具体明确。例如，在巴洛克木业(中山)有限公司诉浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓程响镇门迪尼地板事务所、福建石祥家居有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案中，江苏省高级人民法院认为，浙江巴洛克公司与巴洛克木业公司存在多年的OEM合同关系。在双方合作期间及合同终止后，浙江巴洛克公司对涉案商标实施侵权，主观上基于其对涉案商标的理解，恶意实施侵权以谋取其中所含商标。

[2]参见北京市西城区人民法院(2017)京0102民初字第2431号民事判决书、北京知识产权法院(2017)京73民初字第1991号民事判决书和北京市高级人民法院(2018)京沈敏第4666号民事裁定书。

[3]张鹏:《专利授权与确认制度的原理与实践》[M]，北京:知识产权出版社，2012年4月，第334-352页。

[4]参见河北省高级人民法院(2013)姬敏三第1号民事判决书和最高人民法院(2014)民三终字第7号民事判决书。

[5]参见最高人民法院知识产权庭(2020)最高法知民终第357号民事判决书。

[6]乔恩·赖特。故意专利侵权与强化损害赔偿:演进与分析。10 Geo。梅森。《法律评论》第97期(2001年至2002年)。

[7]水下装置有限公司诉莫里森~努森有限公司,《联邦判例汇编》第二辑，第717卷，第1380、1390、219页，USPQ 569(联邦判例汇编)。Cir。1983)，驳回。

[8]卡尔曼诉柏林公司案,《联邦判例汇编》第二辑，第914卷，第1473、1484、16页，第1093、1101页(联邦判例汇编)。Cir。1990).

[9]参见最高人民法院知识产权庭(2020)最高法知民终字第1701号民事判决书。

[10]美国原始公司诉詹金斯食品公司,《联邦判例汇编》第二集第774卷第459页，第227页，第299页(联邦判例汇编)。Cir。1985).

[11]国王仪器公司诉Otari公司,《联邦判例汇编》第二集第767卷第853页，第226页USPQ 402(联邦判例汇编)。Cir。1985年)，证书。驳回,《美国最高法院判例汇编》第475卷第1016页(1986年)。

-(未完待续)-

下期预告:对知识产权惩罚性赔偿制度司法解释的理解(下)将主要讨论惩罚性赔偿制度适用中赔偿金额的基数和倍数的确定与计算。

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